Sind Bohrer jetzt auch abstrakte Ideen?

Das Folgende ist ein wirklich wunderbarer Gastbeitrag von Jeffrey Lefstin, Professor an der UC San Francisco Law School, der sich auf eine aktuelle ITC-Entscheidung konzentriert, in der festgestellt wird, dass eine beanspruchte Bohrerfassung aufgrund ihrer funktionalen Einschränkungen vorliegt.

von Jeffrey Leftin

Nicht allzu lange nachdem der Oberste Gerichtshof im Fall Mayo gegen Prometheus entschieden hatte, schrieb ich einen Artikel, in dem ich auf der Grundlage einiger Ereignisse nach Funk Brothers darauf hinwies, dass Patente auf gewöhnliche industrielle Verfahren und Zusammensetzungen in Mayos Gefolge nicht mehr zugelassen werden könnten. Bei der Auslegung von Mayo und Alice durch den Federal Circuit ist einiges davon eingetroffen. Im umstrittenen Fall American Axle gegen Neapco hielt der Bundesgerichtsbezirk Ansprüche auf einen Prozess zur Herstellung von Automobilantriebswellen für nicht gemäß § 101 förderfähig, da sich die Ansprüche auf „Naturgesetze“ und nichts weiter richteten. Und im Fall Yu gegen Apple entschied das Bundesgericht, dass Ansprüche gegen eine Digitalkamera nicht als „abstrakte Ideen“ gelten.

Die jüngste Entwicklung in diesem Trend ist die Entscheidung der International Trade Commission in einer Untersuchung gemäß Abschnitt 337 „In The Matter of Specific Polykristalline Diamond Compacts and Articles Containing Same“. [26.10.2022 [DI 783166].Stellungnahme der Kommission] Die ITC bestätigte die ursprüngliche Entscheidung und stellte fest, dass alle geltend gemachten Ansprüche, die sich auf Diamantverbundwerkstoffe richteten, die in Bohrkronen verwendet werden können, nicht förderfähige „abstrakte Ideen“ gemäß § 101 seien .

Die Ansprüche in diesem Fall richteten sich gegen polykristalline Diamantpresslinge (PDCs), die als Schneidelemente in Werkzeugen wie Drehbohrern verwendet werden können. Ein PDC besteht aus einer diamanthaltigen Schicht (einem „Tisch“), die mit einem Substrat verbunden ist. Der Diamanttisch wird durch Mischen von Diamantkörnern mit einem Metall-Lösungsmittel-Katalysator, normalerweise einschließlich Kobalt, hergestellt. Wenn das Substrat und die Diamant-Katalysator-Mischung Hitze und Druck ausgesetzt werden, werden die Diamantkörner miteinander und mit dem Substrat verbunden.

Die Patente basieren auf der Technik der Herstellung des PDC bei erhöhten Drücken, mindestens 7,5 GPa. Den Patentspezifikationen zufolge weisen unter diesen Bedingungen hergestellte PDCs eine verbesserte Diamantbindung und -dichte auf, was zu einer höheren thermischen Stabilität und Verschleißfestigkeit führt.

Die geltend gemachten Ansprüche definieren die Diamanttabelle anhand von drei Arten von Eigenschaften: (i) strukturelle Eigenschaften, wie beispielsweise die Größe der Diamantkörner; (ii) Leistungskennzahlen, wie z. B. der Grad der thermischen Stabilität oder Verschleißfestigkeit, der in einem Pressling erreicht wird; und (iii) andere Parameter wie die elektrische Leitfähigkeit oder die magnetische Koerzitivfeldstärke der Tabelle, die angeblich die Menge des verbleibenden Metall-Lösungsmittel-Katalysators oder den Abstand zwischen den Diamantkörnern in der Tabelle widerspiegeln.[1] Ein repräsentativer Anspruch stammt aus dem Patent US10507565, wobei die im vorliegenden Fall in Rede stehenden Anspruchsbeschränkungen hervorgehoben sind:

18. Ein polykristalliner Diamantkompakt, umfassend:

eine Tafel aus polykristallinem Diamant, mindestens ein ungelaugter Teil der Tafel aus polykristallinem Diamant, einschließlich:

eine Vielzahl von Diamantkörnern, die über eine Diamant-zu-Diamant-Bindung direkt miteinander verbunden sind, um Zwischenbereiche zu definieren, wobei die Vielzahl von Diamantkörnern eine durchschnittliche Korngröße von etwa 30 μm oder weniger aufweist;

ein Katalysator, der mindestens einen Teil der Zwischenbereiche einnimmt;

wobei der nicht ausgelaugte Teil des polykristallinen Diamanttischs istweist eine Koerzitivkraft von etwa 115 Oe bis etwa 175 Oe auf;

wobei der nicht ausgelaugte Teil des polykristallinen Diamanttischs istweist eine durchschnittliche elektrische Leitfähigkeit von weniger als etwa 1200 S/m auf ; Und

wobei der nicht ausgelaugte Teil des polykristallinen Diamanttischs istweist eine thermische Stabilität auf, bestimmt durch Distanzschnitt, vor dem Versagen in einem Vertikaldrehmaschinentest,von mindestens etwa 1300 m.

Allen geltend gemachten Ansprüchen wurde gegen Aktivierungsanfechtungen gemäß § 112 stattgegeben. In der ersten Entscheidung wurde jedoch festgestellt und die Kommission bestätigte, dass alle geltend gemachten Ansprüche auf „abstrakte Ideen“ und somit nicht auf patentfähige Gegenstände gemäß § 101 gerichtet waren.

Wie konnte die ITC zu einem solchen Ergebnis gelangen? Auch wenn die Argumentation nicht immer leicht zu verstehen ist (in der ursprünglichen Entscheidung wurden die im Anspruch genannten elektrischen und magnetischen Eigenschaften als „unentgeltlich und nicht erfinderisch“ abgetan), liegt der Kern der Entscheidung der Kommission in der Feststellung, dass in den Ansprüchen zwar gewünschte Eigenschaften aufgeführt sind, diese aber nicht Weg, diese Eigenschaften zu erreichen:

Die Ansprüche hier beziehen sich auf eine Reihe von Zielen für die PDCs, die laut Spezifikationen aus einer verbesserten Diamant-zu-Diamant-Bindung abgeleitet werden können. In den Ansprüchen wird kein Weg zur Erreichung der beanspruchten Merkmale angegeben; Sie nennen einfach den gewünschten Wertebereich für jedes Merkmal.

Die Kommission räumte ein, dass die Spezifikation möglicherweise die Bedingungen und Einsatzmaterialien gelehrt hat, die zur Herstellung von PDCs mit den genannten Eigenschaften erforderlich sind – im Einklang mit ihrer Feststellung, dass keine mangelnde Befähigung nachgewiesen wurde. Diese Bedingungen wurden jedoch in den Ansprüchen nicht aufgeführt. Laut der Kommission können gemäß der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall American Axle v. Neapco „nicht beanspruchte Merkmale des Herstellungsprozesses ‚nicht dazu dienen, [die Ansprüche] aus dem Bereich der unzulässigen Gegenstände zu entfernen‘“ (Zitat von American Axle). Die Ansprüche richteten sich daher nur auf das Ergebnis oder Ziel einer Diamanttafel mit den gewünschten Eigenschaften – eine abstrakte Idee gemäß § 101.

Die Kommission kam daher zu dem Schluss, dass ein Anspruch auf Stoffzusammensetzung oder Herstellung, der den Gegenstand teilweise durch Wirkung oder Ergebnis definiert, gemäß § 101 nur dann patentfähig ist, wenn darin zusätzlich das Verfahren aufgeführt wird, durch das das beanspruchte Material hergestellt wird. Ansonsten richtet sich der Anspruch nur auf die abstrakte Idee, dieses Ergebnis zu erreichen.

Das ist ein bemerkenswerter Vorschlag , und würde eine drastische Gesetzesänderung bedeuten. Denn es ist seit langem geklärt, dass Zusammensetzungs- oder Herstellungsansprüche teilweise durch Funktion oder Ergebnis definiert werden können, solange die Ansprüche die Bestimmtheits- und Offenlegungsanforderungen erfüllen, die jetzt in § 112 verankert sind.

Es ist wahr, dass das Patentamt und die Gerichte eine Zeit lang nach der Verurteilung „bequem funktionaler Sprache genau am Punkt der Neuheit“ durch den Obersten Gerichtshof im Fall General Electric gegen Wabash Appliance, 304 US 364 (1938) der Verwendung feindlich gegenüberstanden von „funktionalen“ Einschränkungen zur Definition von Kompositionen. In In re Fullam, 161 F2d. 247 (CCPA 1947) prüfte das Zoll- und Patentberufungsgericht einen Anspruch auf ein Verfahren zum Polieren einer gebrannten Harzoberfläche, in dem die Verwendung eines neuartigen Schleifpulvers erwähnt wurde – wobei das Pulver im Anspruch nur durch die Eigenschaft der Flockenbildung gekennzeichnet war mit dem Abriebmaterial. Die CCPA entschied, dass, wenn ein Anspruch ein Material „nicht im Hinblick darauf definiert, was es ist, sondern was es bewirkt“, der Anspruch „funktionell“ und daher unter General Electric nicht patentierbar sei. Diese Theorie blieb durch In re Fisher, 307 F.2d 948 (CCPA 1962) erhalten, wo die CCPA die Ablehnung eines Anspruchs auf ein Hormonkonzentrat bestätigte, das durch seine Wirksamkeit definiert wurde. Das Gericht stellte nun eine Frage der Unbestimmtheit gemäß § 112 des Gesetzes von 1952 (jetzt § 112(b)) dar und befand die Klage für ungültig, weil darin definiert wurde, „was dieses Konzentrat bewirken wird und nicht, was es ist“. Die Gerichte haben diese Ansprüche nicht für ungültig erklärt, weil die Grenzen des Anspruchs unklar waren oder weil die Ansprüche umfassender waren als die Offenlegung. Vielmehr reichte jede Verwendung funktionaler Sprache zur Definition einer Zusammensetzung aus, um einen Anspruch ungültig zu machen.

Doch nachdem die CCPA in In re Fuetterer, 319 F.2d 259 (CCPA 1963)[2] Zweifel an der Fullam-Doktrin geäußert hatte, entschied sie in In re Swinehart, 439 F.2d 210 (CCPA 1971) die Angelegenheit endgültig zugunsten solcher Ansprüche ). Swinehart erwog die folgende Behauptung zu einem infrarottransparenten Kristall (unter anderem nützlich für die Frontscheibe von Wärmesuchraketen):

24. Eine neue Materialzusammensetzung, die für Infrarotstrahlen transparent und temperaturschockbeständig ist. Dabei handelt es sich um eine erstarrte Schmelze aus zwei Komponenten, die in einem annähernd eutektischen Verhältnis vorliegen, wobei eine der Komponenten BaF2 und die andere CaF2 ist.

Im Stand der Technik waren insbesondere eutektische Zusammensetzungen aus Bariumfluorid und Calciumfluorid bekannt. Die gewünschten Eigenschaften der Infrarottransparenz und der Wärmebeständigkeit ergaben sich aus den in der Offenbarung beschriebenen Herstellungsbedingungen. In der Offenbarung heißt es sogar: „Das wesentliche Merkmal der vorliegenden Erfindung ist das Züchten der vorliegenden Körper unter kontrollierten Bedingungen.“[3] Genau wie die Ansprüche in „Polykristalline Diamant-Compacts“ nannte der Anspruch also gewünschte Eigenschaften des Kristalls, tat dies jedoch nicht Geben Sie an, wie diese Eigenschaften erreicht wurden.

Das Patentamt lehnte den Anspruch als „funktionell“ ab, da nicht alle eutektischen Mischungen aus BaF2 und CaF2 die im Anspruch genannten Eigenschaften der Infrarottransparenz und des Wärmewiderstands hätten. Die CCPA hob die Ablehnung auf (und setzte Fisher ausdrücklich außer Kraft) und vertrat die Auffassung, dass es an sich nichts Falsches sei, eine Komposition „durch das, was sie tut, und nicht durch das, was sie ist“ zu definieren. Das Gericht erklärte, dass die einzigen Probleme bei der Verwendung einer solchen Definitionsart (1) ein möglicher Mangel an Neuheit seien, wenn die funktionalen Merkmale dem Stand der Technik inhärent seien; (2) mögliche Unbestimmtheit gemäß § 112, wenn die Formulierung nicht präzise genug war, um den vom Anspruch umfassten Gegenstand abzugrenzen, und (3) mögliche unzureichende Offenlegung gemäß § 112, wenn die Breite des Anspruchs Fragen wie den Umfang der Ermöglichung aufwarf .

Nachfolgende Fälle bestätigten, dass Ansprüche Zusammensetzungen anhand von Ergebnissen oder Wirkungen definieren könnten, wobei die Ergebnisse vom nicht beanspruchten Herstellungsprozess abhingen und nicht ausschließlich von den im Anspruch genannten chemischen oder strukturellen Eigenschaften abgeleitet würden. Beispielsweise wurde in In re Miller, 441 F.2d 689 (CCPA 1971) im streitigen Anspruch eine pulverförmige PFTE-Zusammensetzung aufgeführt, die zum Teil durch gewünschte Ergebnisse (z. B. Zugfestigkeit beim Sintern) und zum Teil durch „unentgeltliche“ Eigenschaften definiert wurde (z. B. Durchschlagsfestigkeit), wobei die genannten Eigenschaften durch den Mahlprozess des Pulvers entstanden sind. Die Einbeziehung von Eigenschaften, die sich aus der Zubereitung ableiten, warf beim Patentamt nicht einmal ein Problem auf. In diesem Fall ging es um die Frage, ob das Pulver durch Eigenschaften definiert werden konnte, die sich nur manifestierten, wenn das Pulver in einer Form gesintert wurde[4]. Ebenso genehmigte das Gericht in In re Roberts, 470 F.2d 1399 (CCPA 1973) einen Anspruch auf „gewellte Polyethylenterephthalatfolie mit einem Oberflächenreibungskoeffizienten von weniger als etwa 0,40, bestimmt durch den Bell-Test“, wo der Anspruch geltend gemacht wurde Die Verringerung der Reibung resultierte aus Produktionsschritten, die in der Spezifikation offenbart, aber im Anspruch nicht aufgeführt sind. Laut CCPA stellt „das Fehlen spezifischer Schritte im Anspruch, die die gewünschte Reibungseigenschaft herbeiführen würden, keinen Mangel dar“. Die Ansprüche legen die Grenzen der beanspruchten Erfindung fest, und es ist die Aufgabe der Beschreibung, detailliert darzulegen, wie diese Erfindung ist geübt werden.“

Diese Autoritätslinie ist kaum überholt. Noch im Jahr 2017, im Fall BASF gegen Johnson Matthey, 875 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2017), verließ sich der Federal Circuit auf Swinehart, um ein Bezirksgericht aufzuheben, das Ansprüche für ungültig erklärt hatte, die eine Komposition mit funktionaler Sprache definierten. Ganz ähnlich wie die Kommission in diesem Fall hat das Bezirksgericht die Ansprüche auf Unbestimmtheit für ungültig erklärt, weil sie „eine Leistungseigenschaft angeben, die die Komposition aufweisen muss, und nicht ihre tatsächliche Zusammensetzung“. Der Federal Circuit revidierte die Entscheidung und entschied, dass funktionale Formulierungen zulässig seien, solange der Anspruch dem Nautilus-Standard hinreichender Sicherheit entspreche.

Aber das alles geschah vor der heutigen Regelung der Patentberechtigung und bevor der Bundesgerichtshof über American Axle entschied. Als Professor Peter Menell und ich unseren Amicus-Schriftsatz einreichten, in dem wir den Obersten Gerichtshof aufforderten, certiorari in American Axle zu erteilen, brachten wir unter anderem Folgendes vor: Indem wir das angebliche Versäumnis eines Anspruchs, zu beschreiben, wie eine Erfindung ausgeführt werden soll, zu einer Frage von § 101 machten, Der Federal Circuit hatte praktisch § 112 ersetzt. Während § 112 sachliche Untersuchungen darüber vorschreibt, was die Offenlegung lehrt, lehrt American Axle, dass nach § 101 die einzige Frage darin besteht, ob der „Anspruch auf den ersten Blick“ einen Weg beschreibt, zu einem bestimmten Ergebnis zu gelangen.

Zumindest im Fall American Axle hätte es Fragen geben können, ob die Ansprüche den Anforderungen von § 112 entsprachen.[5] Vielleicht könnten wir also das Ergebnis in American Axle als „Ich weiß es, wenn ich es sehe“-Test wegen mangelnder Patentierbarkeit gemäß § 112 rechtfertigen, so wie Alice zu einem „Ich weiß es, wenn ich es sehe“-Test geworden ist -it-Test wegen mangelnder Patentierbarkeit § 103. Doch im Fall „Polykristalline Diamant-Compacts“ stellte die Kommission ausdrücklich fest, dass die mangelnde Patentierbarkeit nicht nachgewiesen worden sei. Die Ansprüche waren jedoch gemäß § 101 ungültig, da sie sich auf Ergebnisse und nicht auf Lösungen richteten.

Obwohl die Entscheidung der Kommission vielleicht überraschend ist, ist sie eine logische Weiterentwicklung des Ansatzes von American Axle. Um American Axle zu zitieren: „Nicht beanspruchte Merkmale sind für Schritt 1 oder Schritt 2 der Mayo/Alice-Analyse irrelevant.“ Die Formulierung der Grundwahrheit des Patentrechts durch die CCPA in Roberts – dass die Ansprüche die Grenzen der Erfindung definieren und die Spezifikation detailliert beschreibt, wie die Erfindung in die Praxis umgesetzt werden soll – ist nach American Axle wohl kein gutes Recht mehr.

Ironischerweise beginnt die Analyse der Patentfähigkeit durch die Kommission mit diesem Zitat von Classen Immunotherapies:[6] „Die Angabe patentfähiger Gegenstände ist seit dem ersten Patentgesetz im Jahr 1790 im Wesentlichen unverändert geblieben.“ Aber wenn die Kommission mit ihrer Anwendung von American Axle Recht hat, haben der Oberste Gerichtshof und der Federal Circuit jahrzehntelange Patentrechtsprechung hinweggefegt. Zweifellos wären die Richter des CCPA überrascht gewesen, als sie erfahren hätten, dass die Ansprüche in Fuetterer, Swinehart, Miller, Roberts und ähnlichen Fällen, die ich hier nicht erwähnt habe, allesamt „abstrakte Ideen“ waren, weil in den Ansprüchen Funktionen in Abhängigkeit von „Merkmalen“ aufgeführt waren nicht beansprucht.“

Und als Gerichte in Fällen wie In re Fisher, 427 F.2d 833 (CCPA 1970) oder Amgen v. Chugai, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991), in denen die Ansprüche aufgeführt waren, mit der Durchsetzung biotechnologischer Ansprüche kämpften Bei Molekülen, die durch ihre biologische Aktivität definiert sind, hätten die Richter eine sorgfältige Untersuchung der Tatsachen der Aktivierung vermeiden können, da in den Ansprüchen nicht dargelegt wurde, wie die gewünschten Aktivitäten erreicht werden können. Und heute kann sich der Oberste Gerichtshof im anhängigen Enablement-Fall Amgen gegen Sanofi viel Zeit sparen, da die Behauptungen eindeutig auf die „abstrakte Idee“ von Antikörpern gerichtet sind, die die Interaktion der PSCK9- und LDLR-Proteine ​​blockieren. ohne herauszufinden, wie diese Antikörper hergestellt werden.

Gegen die Entscheidung der Kommission wird derzeit Berufung eingelegt. Zweifellos könnte der Bundesgerichtshof den Fall, wenn er dazu geneigt ist, mit einer Ad-hoc-Regel lösen, dass Ansprüche auf Zusammensetzungen von Materie nicht auf abstrakte Ideen gerichtet sind – ähnlich wie Vanda eine Ad-hoc-Regel auferlegt hat, auf die sich Behandlungsmethoden nicht beziehen Naturgesetze.[7] Aber ohne sich mit den tieferen doktrinären und historischen Fehlern von American Axle (und letztendlich Mayo) auseinanderzusetzen, könnten die Gerichte endlos ihre Finger in die undichten Löcher des heutigen Patentzulassungssystems stecken. Irgendwann könnten wir zu dem Schluss kommen, dass das gesamte Gebäude auf einem morschen Fundament steht und vielleicht besser weggefegt werden sollte.

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[1] Weniger verbleibender Katalysator und kürzere Korn-Korn-Abstände sind beide von Vorteil.

[2] Fuetterer verwies auf die neue Bestimmung des Gesetzes von 1952 über funktionelle Ansprüche, die jetzt als § 112(f) erscheint. Einige, aber nicht alle spätere Rechtsprechung des CCPA zu Vergleichen stützten sich ebenfalls auf diese Bestimmung. Swinehart stützte sich nicht auf diese Bestimmung, aber das Gericht wertete sie als Beweis dafür, dass sein Ansatz mit der Absicht des Kongresses übereinstimmte. In In re Barr, 444 F.2d 588 (CCPA 1971) weitete die CCPA die Verwendung funktioneller Angaben auf die Radikalgruppe einer Verbindung (im Vergleich zu einem Bestandteil in einer Zusammensetzung) aus.

[3] US-Patent 3.766.080. Diese Techniken wurden in der Offenlegung als „konventionelle Kristallzüchtungstechniken“ beschrieben.

[4] Laut CCPA könnte es so definiert werden.

[5] In der Rechtssache American Axle wies das Bezirksgericht die Anfechtung der Unbestimmtheit der Beklagten zurück, und die Beklagten machten keine mangelnde Genehmigung oder schriftliche Offenlegung geltend.

[6] 659 F.3d 1057, 1063 (Fed. Cir. 2011).

[7] Beunruhigend ist jedoch, dass die jüngste Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall Chromadex die zweistufige Untersuchung von Mayo/Alice auf einen Zusammensetzungsanspruch als alternative Analyse anwendet.

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